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连续三年不使用注册商标的正当理由有哪些?

连续三年不使用注册商标的正当理由有哪些?

我国《商标法》第四十九条第二款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。实践中市场经营主体会有千奇百怪、各种各样的理由不使用或者不能使用注册商标,那么到底什么情形才算符合法律规定的连续三年不使用的“正当理由”呢?

《商标法实施条例》第六十七条规定“下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由:(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破产清算;(四)其他不可归责于商标注册人的正当事由。”, 最高人民法院于2010印发的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第三款规定“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由,未能实际使用注册商标或者停止使用,或者商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的,均可认定有正当理由。”

以上是现行法律、司法解释中对何为“商标不使用的正当理由”的界定,主要分为“不可抗力、政府政策限制、破产清算和一个兜底条款”,这些规定偏向于抽象化的概念,本文仅从现有判例中进行探索和分析实践中哪些情形可以认定为正当理由,哪些情形又不能认定为正当理由。

一、不可抗力    

(2017)京73行初9371号关于第6483614号“ESAL”商标撤销复审决定行政纠纷案中,法院认定商标注册人关联公司所在地曾发生火灾,损失严重,该场火灾系商标注册人不能预见、不能避免、不能克服的原因所造成,能够证明诉争商标在指定期间内在核定使用商品上停止使用具有正当理由。

(2018)京73行初10271号关于第6701784号“Isotonix”商标撤销复审决定行政纠纷案中,法院认定商标注册人所在地经国务院审批撤县设区,商标注册人随后向相关部门提交了名义变更申请,但变更企业名称申请一直处于“待审批”状态,同时考虑到申请人为药品生产企业,具有其特殊性,需要经过国家有关部门的认证、审批等手续方可投入生产、销售,因而认定其具有不可抗力的客观事由无法立即将诉争商标在市场流通领域。

如上可见,在实践中法院将自然灾害、政府干预等归为不可抗力的情形可能性较高。而针对商标注册人比较常提出的抗辩理由如商标转让未完成、企业改制、股权变更、厂房搬迁、土地所有权行政纠纷、企业缺乏资金、营业执照吊销、权利人住院就医以及发生时间较早的自然灾害、社会暴乱等理由,笔者在相关判决中查到,法院均认定不属于商标不使用的正当理由。因此,在使用不可抗力为商标不使用正当理由时需要权利人谨慎提出。

二、政府政策性限制    

2014)高行(知)终字第3272号关于第1658612号“宝岛及图”商标撤销复审决定行政纠纷案中,商标注册人作为国家烟草专卖局直属领导企业,应当按照国家烟草局的要求组织生产。在案证据可以证明,自2007年起,国家烟草专卖局下达的准产目录中一直暂未安排商标注册人生产“宝岛”牌卷烟。因而认定商标注册人系因政策性限制的客观事由未能实际使用或停止使用注册商标。

但在(2015)京知行初字第5514号关于第1795722号“PRESTIGE”商标撤销复审决定行政纠纷案中,商标注册人主张其未使用诉争商标是因为诉争商标核定使用的商品属于我国《禁止外商投资产业目录》中禁止外商从事的“文化、体育和娱乐业”事项,但法院审理后认定,诉争商标核定使用的“纸、描图纸、卡纸板、书籍封皮、印刷品”等商品并不属《禁止外商投资产业目录》禁止外商从事的业务,外商可在我国依法自由销售上述产品。因此,商标注册人的主张不属于政府政策性限制,法院未予支持。

政策性限制主要包括对商品生产、销售的限制以及商标权人经努力无法改变的政策性文件或要求等,在实践中商标权人经常用此条作为商标不使用的抗辩理由,例如生产项目复杂,要要进行程序审批等,但此种情形并非是政府基于公共政策对特定行为加以限制,反而是商标注册人在投资立项前就明知的,其完全可以提前走审批程序。故而,政策性限制多囿于特殊行业或关系民生的计划性产业,发生的可能性较低也较为少见,所以商标注册人应审慎考察自身行业状况,切勿滥用权利

三、破产清算    

(2018)京行终2146号关于第3656580号“VERRI”商标撤销复审决定行政纠纷案中,法院认定在案证据显示商标注册人在指定期间一直处于破产程序中,其使用诉争商标具有一定障碍,构成不使用诉争商标的正当理由。

但在(2019)京行终486号关于第1487316号“SEPHORA”商标撤销复审决定行政纠纷案中,北京市高院又认为虽然商标注册人提交了复审商标原注册人破产清算的相关证据材料,但商标使用存在多种方式和可能,商标权人陷于破产清算程序并非该注册商标停止使用的正当理由。

上述两案截然相反的判定也证明了实践中法院对于某具体事由的认定标准并不统一,个案裁判的差异较大。但笔者认为,企业走入破产清算程序一般都难以正常生产经营,清算程序复杂所涉环节较多,对商标而言,到底是实际进行产品销售还是作为无形资产变卖都存在极大的不确定性,如果破产重组持续时间较长,对企业运营影响较大,应当认定为商标不使用的正当理由更符合实际。

综上,商标连续三年不使用的撤销制度目的在于促使商标权人积极使用商标,避免商标资源的闲置及浪费,因而“撤销”并不是目的,商标权人在取得权利后不应怠于行使,而应实际准备,将产品尽早投入市场流通,即使面临不可预见或不可控制的商标不能使用情形,也应保存和完善相关证据,力求在后续可能出现的撤销环节中最大限度的保障商标权。